A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o registro de uma marca que reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial de terceiro só pode ser negado se houver exclusividade de uso do nome em todo o País e a imitação ou reprodução for capaz de gerar confusão.

A interpretação foi dada em caso em que a Gang Comércio de Vestuário pedia o cancelamento do registro da marca Street Crime Gang no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Com a decisão do STJ, as empresas, ambas do vestuário, devem conviver.

Os ministros constataram que a proteção do nome comercial da primeira empresa, registrado somente perante a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, não foi estendida a todo território nacional. Para isso, seria necessário o registro em todas as juntas comerciais do País.

O INPI entrou com um recurso especial contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia determinado o cancelamento do registro da marca Street Crime Gang.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o caso não trata de conflito entre marcas, mas conflito entre marca e nome comercial de empresa, que são institutos distintos no conceito e nas formas de proteção. De acordo com o artigo 1.155 do Código Civil, nome comercial é a firma ou denominação adotada para o exercício da empresa. Sua proteção tem validade nos limites do estado em que for registrado, podendo ser estendida a todo território nacional mediante arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas juntas comerciais dos demais estados.

A marca é definida como “sinal distintivo que identifica e distingue mercadoria, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa”. Segundo a doutrina, o titular da marca pode utilizá-la com exclusividade em seu ramo de atividade em todo território nacional, pelo prazo de duração do registro no INPI.

A ministra Nancy Andrighi observou que a proteção tanto da marca quanto do nome comercial tem a dupla finalidade de proteger os institutos contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

A jurisprudência do STJ estabeleceu que a solução de conflito entre marca e nome comercial não se restringe à análise do critério da anterioridade. A relatora afirmou que também é preciso levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.

Fonte: DCI – SP